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USPTO關于書面描述的審查指南

2019-11-12
筆者按:美國專利商標局書面描述審查培訓材料中提供了作為附件的關于書面描述的審查指南(Federal Register/Vol.66, No.4/ Friday, January 5, 2001/Notices)。關于說明書應當滿足書面描述的這一要求在我國并沒有完全對應的法律條款,其主要用于判斷修改是否引入new matter(相當于修改是否超范圍),以及判斷優先權是否成立(實體方面是否成立),但也可能根據該要求對原始申請文件提出反對意見(屬于充分公開部分情形和權利要求能否得到說明書支持的部分情形)。通過對該指南的了解,相信能夠有利于了解USPTO在判斷修改是否超范圍等方面的獨特的思路。筆者將在后續文章中介紹相關的例子,以便能夠更好的理解其思路。

正文
該指南意圖幫助審查員審查專利申請是否符合35 U.S.C. §112,第1段的規定。其是基于USPTO(專利商標局)目前對法律的理解,并考慮了公眾對專利商標局關于修改書面描述審查指南的反饋意見。專利商標局認為本指南完全與美國最高法院和美國聯邦巡回法院以及其前所作出先例判決相符。

該指南并未實質性創立法律規則,因此并不具有法律意義上的效力和影響。其僅僅是幫助專利局審查員分析請求保護的主題是否符合實質性規定。審查員僅能基于實質性的法律規定來提出反對意見,這種反對意見是可申訴的。但如果審查員沒有按照本指南進行審查,則不可申訴或上訴。

本指南意圖作為常規審查思路的一部分。因此,審查員認為專利申請屬于表面上證據確鑿的未滿足書面描述要求的案件時,在形成未滿足書面描述的反對意見的通知書時,必須徹底的分析現有技術,并審查其它法律條款,包括35 U.S.C. §101、102、103和112。

一 申請應當滿足書面描述要求的總體原則
35 U.S.C. §112,第1段規定:“說明書應當包含對發明的書面描述……!痹撘幎ㄅc可實施性要求是獨立的、有區別性的規定。書面描述要求具有幾個政策目的。最基本的目的是使申請能清楚的表達出申請人已發明了請求保護的主題。另一個目的是讓公眾知道什么是申請人請求保護的發明。專利法案中的書面描述要求是通過確保專利權人在說明書中充分描述其發明來換取在專利權保護期內排他性實施發明的權利,來促進實用技術的進步。

為了滿足書面描述要求,專利說明書必須通過對發明進行足夠詳細的描述,以使本領域技術人員能夠得出發明人已掌握了請求保護的發明的結論。申請人可以通過下述方法進行描述,如文字、結構、圖示、圖表以及公式等來充分呈現請求保護的發明,以表明掌握了所述發明。所謂“掌握”可以通過多種方式來呈現,包括實際的付諸實施,或者通過附圖或結構化學式等來表明發明業已完成而“可以授權”,或者通過描述區別性鑒別特征而足以表明申請人掌握所述發明。審查員做出說明書沒有提供充分的書面描述的意見可能是針對原始權利要求提出來的,也可能針對增加或刪除了特征的新的或修改的權利要求、或者要求了根據35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申請優先權的權利要求提出來的。判斷申請說明書是否滿足書面描述的要求,必須根據個案具體情況來決定。

1.針對原始權利要求
當提出申請時,先假定說明書已對請求保護的發明進行充分的書面描述。然而,當對請求保護發明的某方面沒有充分描述,不足以使本領域技術人員認為申請人已掌握了請求保護的發明時,則對原始權利要求也可能提出未滿足書面描述的反對意見。如果權利要求中的必要或關鍵特征沒有在說明書中充分描述,并且不是本領域的常規知識或不為本領域技術人員所知曉,在此情況下請求保護的發明作為整體缺乏充分的描述。當發明僅僅通過與功能關聯的形成方法來描述(where an invention is described solely in terms of a method of its making coupled with its function),沒有描述發明的結構與功能之間的關聯性,并且不是已知的,則未滿足書面描述的要求。如果本領域的知識和技術水平不能使本領域技術人員基于所披露的方法立即設想(envisage)出請求保護的產品,也未滿足書面描述的要求。

2.針對新的權利要求或修改的權利要求
禁止在專利申請中引入新內容(new matter)的目的是防止申請人增加超出原始申請主題的新信息。因此書面描述要求是為了防止申請人請求保護沒有在申請時的說明書中進行充分描述的主題。新的或修改的權利要求中引入原始公開的內容不能支持的要素或限定特征而違反書面描述的要求。雖然沒有明文(in haec verba)要求,新增加的限定特征必須得到說明書明確地、或隱含的、或實質性公開內容的支持。如果本領域技術人員不僅意識到說明書中存在錯誤,而且意識到如何適當的修正,對明顯錯誤的修改不構成新內容。

在某些情況下,刪除限定特征會導致需要判斷發明人是否掌握了該更寬范圍的發明的問題。修改后的權利要求若刪除了在原始發明中被申請人描述為必要或關鍵的特征,則不滿足書面描述的要求。

最根本的問題是,說明書是否清楚合理的向本領域技術人員表達了申請人在申請時已掌握了申請所請求保護的發明。

二 判斷書面描述是否充分的方法
1.閱讀并分析說明書是否符合書面描述的要求
審查員在審查專利申請是否符合35 U.S.C. §112,第1段書面描述的要求時可按照下面的程序。審查員在全面閱讀和評價申請的內容后,若認為本領域技術不能意識到發明的書面描述對權利要求提供支持,則具有初步的舉證義務。當提出申請時,先假定說明書已對請求保護的發明進行了充分的書面描述;然而,對于新的或修改的權利要求,申請人應首先表明原始公開的內容支持新的或修改的權利要求。因此,針對原始權利要求提出不滿足書面描述的要求比較少見。

1) 對于每一項權利要求,確定權利要求作為整體覆蓋的范圍

權利要求的解釋是審查過程的必要部分。每個權利要求都應單獨進行分析,并根據書面描述給予合理的最寬解釋。權利要求必須作為整體考慮,包括前序部分和過渡性短語。權利要求作為一個整體,包括前序部分、過渡性短語和權利要求主體中所有限定的所有特征必須得到充分的支持以符合書面描述的要求。

審查員應當評價每一項權利要求以確定是否具有充分的結構、步驟或功能以使權利要求的范圍和含義清楚,前序部分也應得到重視。對已知的術語或過程未進行定義或者未進行詳細說明不能根據35 U.S.C. §112,第1段提出未滿足書面描述的反對意見。然而,不能將說明書中的限定特征引入到對權利要求的理解當中。

2) 分析整個申請以理解申請人如何對請求保護的發明提供支持,包括每一個要素和/或步驟

在判斷說明書的公開內容對于請求保護的主題是否滿足書面描述的要求之前,審查員應分析權利要求和整個說明書,包括具體實施方式、附圖和序列表,以理解申請人如何對請求保護的發明的所有特征提供支持。分析說明書是否符合書面描述的要求,要求審查員將權利要求的范圍與說明書描述的范圍進行比較,確定申請人是否已掌握了請求保護的發明。這種分析以申請時本領域技術人員的立場來進行,并應當包括確定發明領域及其該領域的技術和知識水平。通常而言,本領域的技術和知識水平與為了滿足書面描述要求所必需的披露詳細程度呈反向關系。本領域已知的信息沒有必要在說明書中詳細說明。

3) 確定書面描述是否充分,以表明請求保護的發明作為整體已被申請人在申請時掌握

a.原始權利要求

所謂“掌握”可以通過多種方式來呈現。例如,對請求保護發明的實際的付諸實施的描述。還可以通過詳細的附圖或結構化學式來清楚闡明發明,以使本領域技術人員意識到申請人已掌握了請求保護的發明。對發明充分的書面描述可以用充分的、相關的、區別性的鑒別特征的描述以表明發明人已掌握了所述發明。

說明書可對實際的付諸實施進行描述以表明發明人已構建了滿足權利要求所有限定特征的具體實施方式或執行方法,并確定發明可以達到預期的目的。對生物材料而言,可通過符合37 CFR1.801規定的保藏來實現。

申請人可以通過足夠詳細的附圖或結構化學式來清楚闡明發明,以使本領域技術人員意識到請求保護的發明作為整體已被申請人掌握。這種描述僅需要對那些是新的或非常規的方面進行詳細描述。這種要求對請求保護的發明是產品還是方法都同樣適用。

申請人還可用充分的、相關的、區別性的鑒別特性進行描述即完整或部分結構、其它物理和/或化學特性、功能特征,或這些特征的某些組合,與已知的或披露的功能和結構之間的關聯性相聯系,以表明發明人已掌握了所述發明。對本領域技術人員而言,已知的或常規的內容不需要詳細描述。如果本領域技術人員已理解發明人在申請時已掌握了請求保護的發明,即使權利要求中的每一個細微差別在說明書中沒有進行明確地描述,也認為說明書滿足了充分的書面描述要求。

(1) 針對單一的具體實施方式或具體種類的權利要求:

(a) 確定申請是否描述了請求保護的發明實際的付諸實施。

(b) 如果申請沒有描述實際的付諸實施,確定發明是否借助于足夠詳細的附圖或結構化學式而表明請求保護的發明作為整體已被申請人掌握。

(c) 如果均不符合(a)和(b)的情形,則確定發明是否通過其它方面充分的描述披露了區別性的鑒別特性,表明申請人已掌握了請求保護的發明。

(i) 確定提交的申請是否描述了請求保護的發明作為整體的完整結構(或方法的步驟)。如果具體種類或具體實施方式的完整結構滿足了說明書 “完整、清楚、簡明和準確地”的要求,表明已掌握了請求保護的發明。如果完整結構被披露,對于具體種類或具體實施方式而言已滿足了書面描述的要求,則不應根據35 U.S.C. §112,第1段提出未滿足書面描述的反對意見。

(ii) 如果提交的申請沒有披露請求保護的發明作為整體的完整結構(或方法的步驟),則確定發明是否通過其它方面充分的描述披露了區別性的鑒別特性,達到完整、清楚、簡明和準確地描述程度,因而使本領域技術人員意識到申請人已掌握了請求保護的發明。

確定說明書是否表明申請人已掌握了請求保護的發明,并非是獨立的、簡單的過程,而是需要考慮多種因素的事實確定判斷過程。這些因素包括本領域技術和知識水平、部分結構、物理和/或化學特性、功能特征或者功能特征與已知或披露的結構與功能之間的關聯性相聯系、請求保護發明的實施方法。披露了上述鑒別特性(能將請求保護的發明與其它物質區分開)的任何組合,則可足以使本領域技術人員得出申請人已掌握了請求保護的具體種類的結論。本領域公開的專利和印刷出版物可用于確定本領域是否成熟以及本領域技術和知識水平狀況。對于大部分技術領域,因為已非常成熟,其中的技術和知識水平很高,即使說明書僅披露了實施發明的一種方法和發明的功能,也不應對原始權利要求提出不滿足書面描述要求的反對意見。相反,對于新興的和預期性差的技術領域,或者本領域技術人員不能合理的預期用于限定權利要求的要素哪些是已知的,則需要更多的證據才能表明其掌握了發明。例如,僅披露實施發明及其功能的一種方法不足以支持產品權利要求,方法限定的產品權利要求除外。另外,僅披露產品的部分結構而缺乏其它特征將不能支持申請人已掌握了請求保護的發明。

針對具體種類的權利要求如果不能滿足上述(a)、(b)和(c)中的任何一個,應根據35 U.S.C. §112,第1段提出未滿足書面描述的反對意見。

(2) 針對概括范圍的權利要求:

針對概括范圍的權利要求,書面描述要求可通過描述足夠代表性數量的具體種類來滿足,對所述具體種類采用實際的付諸實施(參見上述(1)(a)),或借助于附圖(參見上述(1)(b)),或者對相關的、鑒別性特性的披露,即結構或者物理和/或化學特性,功能特征與已知的或申請披露的功能和結構之間的關聯性相聯系,或鑒別性特性的某些組合,達到足以表明申請人已掌握了概括范圍的權利要求(參見上述(1)(c))。

具體種類的代表性數量意指被充分描述的具體種類足以代表整個概括的范圍。因此,當概括范圍內存在實質性變化,申請必需描述足夠多的具體種類來反映概括范圍內的變化。另一方面,可能存在一個具體種類足以支持概括范圍的情況。代表性數量的要求與本領域技術和知識水平呈反向關系。滿足代表性數量的公開要求依賴于本領域技術人員是否意識到申請人基于所披露的具體種類已掌握了概括范圍內的所有種類的共同特性或特征。對于預見性差的領域內的發明,包含了寬泛可變例子的概括范圍,不能通過唯一例子的披露而滿足書面描述的要求。代表性數量的例子的描述不要求具體描述達到對概括范圍內的每種例子都提供支持的程度。如果沒有披露概括范圍內的代表性數量的例子,應根據35 U.S.C. §112,第1段提出未滿足書面描述的反對意見。

b.新的權利要求、修改的權利要求、或者要求根據35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申請優先權的權利要求。

審查員對為什么本領域技術不能意識到根據原始公開而掌握權利要求限定的發明具有初步舉證和說明理由的責任。但是,如果提交了修改,申請人應當表明原始公開對新的或修改的權利要求提供了支持。為滿足35 U.S.C. §112,第1段的書面描述要求,或根據35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申請優先權,每一限定特征都應當得到原始公開明確地、隱含地、或實質地支持。此外,每個權利要求應當包括申請人描述為必要的所有元素。

如果原始公開內容不能對權利要求中的每個限定特征提供支持,或者申請人描述為必要的或關鍵的元素沒有包括在權利要求中,則對該新的權利要求、修改的權利要求提出不符合35 U.S.C. §112,第1段書面描述要求的反對意見,或者對于要求了根據35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申請優先權的權利要求,則其優先權不成立。

三 根據所有法條完整地判斷可專利性,并清楚表達審查意見的事實、結論及其理由 
上面僅針對如何判斷是否符合35 U.S.C. §112,第1段關于書面描述的要求。不管結論如何,審查員必須根據35 U.S.C.中所有相關法條全面地判斷申請的可專利性。

在審查員完成對請求保護的發明是否符合所有法條包括 35 U.S.C.101、112、102及103的分析后,應當進一步分析將要提出的反對意見及其理由以確保其正確性。然后,確定在通知書中提出何種反對意見。通知書中應明確審查意見的事實、結論和支持這種結論的理由。如果可能,通知書還應提供如何克服所述缺陷的有益建議。

1. 對未滿足書面描述要求的權利要求提出不符合35 U.S.C. §112,第1段的反對意見

當提出申請時,假定說明書的描述是充分的,除非審查員有充分的證據或理由表明可以推翻這一假定。因此,審查員必須有合理的理由才能提出不滿足書面描述的要求的反對意見。對于為什么本領域技術人員不能意識到申請的公開描述了權利要求限定的發明,審查員具有提供優勢證據的初步責任。針對提出反對意見的權利要求,審查員必須闡明與上述分析相關的支持不符合書面描述要求的事實。這些事實包括:

(1) 鑒別待審查權利要求的限定特征;

(2)  建立初步確鑿的事實,提供為什么本領域技術人員基于原始申請的公開內容,不能意識到發明人在申請時已掌握請求保護的發明的理由。僅僅羅列“本領域中不可預見”的斷言不能作為充分理由來支持提出不滿足書面描述要求的反對意見。

合適的情況下,審查員可以建議能夠得到申請書面描述支持的修改權利要求,但特別要注意禁止在權利要求或說明書中引入新內容的規定。

2. 根據申請人的意見陳述,再次判斷請求保護發明的可專利性,包括考慮到案件的所有在案信息,根據上述描述的分析方法,判斷是否滿足書面描述的要求

根據申請人的意見陳述,再次判斷是否符合35 U.S.C. §112,第1段規定的書面描述要求之前,應當分析案件所有的在案信息,包括申請人作出的修改、反駁意見以及提交的證據。如果這些信息能夠表明書面描述要求已滿足,則在下次通知書中不應重復該反對意見。如果還不能表明書面描述足以支持權利要求,則再次提出該反對意見,對申請人的反駁意見進行全面分析,并合理處理申請人提出的任何進一步的陳述。如果堅持該反對意見,應全面分析關于滿足35 U.S.C. §112,第1段規定的書面描述要求的宣誓書,并在該次通知書中予以論述。



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